L’attractivité du brevet français est-elle réellement assurée par la loi PACTE ?

Après des débats houleux et plus de 8 500 amendements déposés, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) le 11 avril 2019, qui n’a finalement fait l’objet d’une publication au Journal Officiel que le 22 mai 2019 en raison de quatre recours devant le Conseil constitutionnel portant sur des aspects sans rapport avec la propriété industrielle.

L’ensemble des 74 mesures présentées constituent un véritable arsenal législatif visant à simplifier le système économique actuel, et en particulier la vie des entreprises de leur création à leur liquidation, « pour lever les blocages à la croissance » comme l’a affirmé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.

Parmi ces nouvelles mesures pour assurer la transformation et la croissance des entreprises, essentiellement des TPE, ETI et PME, figurent plusieurs dispositions relatives à la propriété industrielle qui tendent à renforcer tout particulièrement l’attractivité du brevet français pour donner aux entreprises françaises davantage de moyens d’innover, et concurrencer à terme le brevet européen.

À ce titre, le fil conducteur de la loi PACTE semble être la facilitation de l’accès pour les entreprises françaises à la propriété industrielle, élément indispensable de valorisation économique, à travers ses articles 118, 121, 122 et 124.

En attendant l’application des nouvelles mesures compte tenu des échéances prévues par le législateur pour la mise en place globale des réformes annoncées, il convient dès à présent de relever toutes les conséquences pouvant en résulter sur les stratégies traditionnellement élaborées par les entreprises aux côtés de leurs conseils et avocats, en matière de dépôt de brevet et de protection de l’innovation.

Les principaux changements apportÉs en matière de propriété industrielle

Critère d’activité inventive dorénavant examiné par l’INPI au stade de la délivrance du brevet

L’examen au fond par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) jusqu’ici en vigueur d’une demande de brevet était critiqué car il se limitait uniquement à l’appréciation du critère de la nouveauté, et non à celui déterminant de l’activité inventive. Dans la mesure où l’INPI ne pouvait constater qu’un défaut « manifeste » de brevetabilité pour rejeter la demande, le brevet français pouvait être considéré comme un brevet « faible » par rapport au brevet européen ou à d’autres brevets nationaux, titres soumis à une véritable instruction de fond de leurs critères de brevetabilité.

La loi PACTE, en modifiant l’article L. 612-12 du Code de propriété intellectuelle (CPI), renforce l’examen au fond réalisé par l’INPI et s’aligne sur le modèle de la procédure européenne. La notion de défaut « manifeste » est ainsi supprimée pour laisser l’opportunité à l’INPI de rejeter une demande de brevet tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d’activité inventive.

Mise en place d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI pour améliorer la qualité et la valeur économique des brevets français, et à terme désengorger les tribunaux

Seul le recours judiciaire était envisageable en cas de contestation d’une décision de délivrance d’un brevet par l’INPI qui pouvait facilement aboutir à l’annulation du brevet, celui-ci n’ayant alors pas fait l’objet en amont d’un examen au regard du critère de l’activité inventive en sus du critère de la nouveauté. À titre comparatif, l’Office européen des brevets (OEB) met en effet déjà en place une procédure d’opposition à l’encontre des demandes de brevets européens, tout comme la plupart des offices nationaux de propriété industrielle au sein de l’Union européenne ou de pays tiers (États-Unis, Japon, Australie).

Désormais, l’article 121 de la loi PACTE offre aux tiers la possibilité d’un recours administratif devant l’INPI à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI permettant ainsi un alignement du droit français avec la pratique d’une majorité d’offices étrangers et une mise en concurrence avec la procédure européenne.

Outre le fait que cette nouvelle procédure administrative est plus simple, plus courte et moins coûteuse que le recours judiciaire pour celui qui en est à l’initiative, elle contribue également à renforcer la qualité et la valeur économique des brevets français.

Pourtant, cette mesure surprend dans les milieux intéressés puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ou de consultation préalables auprès de ces derniers. Dès lors, la question qui devra être résolue sera celle des moyens humains, matériels et financiers octroyés à l’INPI pour mener à bien sa nouvelle mission (1). En effet, comme l’atteste l’étude d’impact du 18 juin 2018 concernant le projet de loi PACTE, la procédure d’opposition va nécessiter de la part de l’INPI toute une nouvelle organisation (création d’une chambre de recours) accompagnée de nouveaux moyens qui seront financés par le budget annuel alloué à l’établissement.

Modification de la prescription des actions en contrefaçon et en nullité pour harmoniser le contentieux en matière de propriété industrielle au regard des nouvelles avancées européennes

En premier lieu, le nouvel article 124 de la loi PACTE prévoit un changement important : l’action en nullité des brevets, des marques, des dessins et modèles ou encore des certificats d’obtention végétale, n’est soumise à aucun délai de prescription.

À ce titre, les parlementaires français ont à la fois souhaité corriger une difficulté juridique et anticiper sur l’évolution du droit européen, notamment en matière de brevet européen à effet unitaire, en alignant le brevet français à ses exigences spécifiques.

Jusqu’à présent, l’action en nullité d’un brevet, enfermée dans un délai de cinq ans depuis la réforme du 17 juin 2008, entraînait une certaine insécurité juridique pour les titulaires de droits, notamment concernant le point de départ de son délai, fruit de nombreuses décisions divergentes ces dernières années. L’applicabilité de cette prescription quinquennale aboutissait également à l’impossibilité, une fois passé ce délai, d’agir en nullité de brevets ne satisfaisant pas les conditions légales de brevetabilité, dont celle de l’inventivité non examinée par l’INPI.

L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet prévoyait d’ores et déjà l’imprescriptibilité d’une action en nullité d’un brevet, afin de transposer en droit français les deux règlements de l’Union européenne formant le « Paquet Brevet » sur le brevet unitaire du 17 écembre 2012 et l’Accord précité sur la juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013. Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions dépend de la ratification de l’Accord par l’Allemagne qui reste à ce jour incertaine en raison d’un recours pendant devant la Cour constitutionnelle allemande.

Ainsi, la loi PACTE s’inscrit dans cette logique en supprimant tout délai de prescription de l’action en annulation d’un titre de propriété industrielle. Dès lors, les droits de propriété industrielle pourront toujours être remis en cause, créant une insécurité juridique pour les titulaires de droits et un possible affaiblissement de la valeur économique de leur innovation à long terme.

Pour mémoire, la réforme du droit des marques issue de la directive européenne dite « Paquet Marques » du 16 décembre 2015, et dont la transposition en droit français est prévue ces prochains mois à la suite de la clôture de la consultation publique du projet le 20 mars dernier, prévoit l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques (nouvel article?L. 716-2-6?du CPI).

En second lieu, l’article 124 de la loi PACTE uniformise les règles de prescription quinquennale de l’action en contrefaçon de l’ensemble des droits de propriété industrielle, ainsi que du secret des affaires, et lève certaines incertitudes en modifiant le point de départ d’une telle action qui court désormais à compter « du jour où le titulaire d’un droit [ou le détenteur légitime] a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Cette précision avait également déjà été évoquée pour les marques par la réforme du « Paquet Marques » (nouvel article L. 716-4-2 du CPI).

Ces nouvelles dispositions pourraient être efficaces pour améliorer et renforcer l’indemnisation des préjudices résultant d’actes de contrefaçon à l’égard des titulaires de droits de propriété industrielle et des détenteurs légitimes de secrets des affaires.

Création d’une demande provisoire de brevet pour simplifier l’accès au brevet

Cette étape préalable à la protection par le brevet pourrait être particulièrement utile pour les entreprises afin de leur simplifier l’accès au titre et d’en réduire le coût. La demande de brevet pourrait ainsi être complétée au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise, tout en gardant le bénéfice de l’antériorité de l’innovation.

Renforcement du certificat d’utilité comme alternative crédible au brevet et favorable aux PME

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI conférant un monopole d’exploitation sur une invention technique pour une période maximale de six ans. Jusqu’à présent, seule la demande de brevet était convertible en une demande de certificat d’utilité, la réciproque étant impossible.

L’article 118 de la loi PACTE modifie l’article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en prévoyant désormais la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en une demande de brevet si l’invention de l’entreprise concernée requiert davantage de protection, engageant alors la nécessaire réalisation d’un rapport de recherche, ainsi que l’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité à dix ans.

En parallèle du renforcement de la procédure d’examen des brevets, l’objectif poursuivi par le législateur est de considérer le certificat d’utilité comme une alternative crédible au brevet, plus rapide et moins onéreuse,  pouvant être destiné à des réalisations qui ne nécessitent pas de protection au-delà du territoire français.

L’avenir dira si ces améliorations couplées à des exigences plus fortes pour le brevet français suffiront à positionner en France le certificat d’utilité au même niveau qu’en Allemagne où il rencontre un grand succès, et ce même s’il s’agit toujours d’un titre de propriété moins valorisable que le brevet en raison de l’absence de tout rapport de recherche préalable et d’examen au fond par l’INPI.

Les échéances concrètes à anticiper par les entreprises 

Afin de se préparer au mieux à ces changements et d’anticiper les stratégies optimales de protection de la propriété industrielle, il convient de prendre en compte le calendrier prévu par le législateur.

Les règles de prescription quinquennale de l’action en contrefaçon de l’ensemble des droits de propriété industrielle, ainsi que du secret des affaires, prennent effet directement le 22 mai 2019.

La nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI fera l’objet d’une ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, soit février 2020. Un délai prévisionnel de l’ordre de 18 mois sera en outre nécessaire, après publication de l’ordonnance, pour permettre l’entrée en vigueur du dispositif par les services de l’INPI.

Les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives au régime du certificat d’utilité seront précisées prévu au plus tard à l’expiration du 12e mois suivant la publication de la loi, soit en mai 2020.

La méthode d’introduction de l’examen de l’activité inventive au moment de la délivrance du brevet sera rendue effective un an après la promulgation de la loi et donc applicable à toutes les demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020.

Certaines dispositions de la loi PACTE restent encore dans l’attente d’être précisées quant à leur date d’entrée en application. Ainsi, les modifications des actions en nullité sont soumises à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet qui, comme exposé précédemment, est toujours dans l’attente de la position de l’Allemagne.

Concernant la création d’une demande provisoire de brevet limitée à 12 mois qui avait été proposée par un amendement, retiré ensuite lors des débats, le gouvernement a annoncé la mise en place de ce nouveau type de demande par la voie règlementaire sans préciser de délai.

Compte tenu d’une entrée en application échelonnée dans le temps, il conviendra d’être très vigilant quant à la teneur exacte des textes à venir qui pourraient encore faire bouger les lignes.

Conclusion : comment la loi PACTE peut-elle influer

sur les stratégies adoptées par les entreprises pour optimiser l’innovation ?

Les principaux apports de la loi PACTE ont pour objectif de favoriser et de protéger l’innovation des PME, des start-up et de tous créateurs d’entreprises innovantes souvent confrontés à de nombreuses difficultés, et pourraient à terme renverser la tendance actuelle selon laquelle seulement 21 % des PME en France déposent des brevets d’invention contre 57 % de la part des grands groupes. À titre de comparaison, en Allemagne, pays européen connu pour son dynamisme en matière de propriété industrielle, les PME sont les premiers déposants de brevets avec une croissance toujours très régulière sur les 20 dernières années. Toutefois, le succès du nouveau dispositif légal favorable mis en place en France dépendra des moyens mis en pratique à la disposition de l’INPI pour exercer sa mission à des coûts et dans des délais raisonnables pour les entreprises déposantes.

Finalement, c’est l’articulation des demandes de différents types de brevets auprès des offices nationaux et régionaux qui serait à revoir. En effet, la stratégie de priorité actuelle consistant à déposer une demande de brevet français auprès de l’INPI (en raison de l’absence de tout examen approfondi au fond), comme première étape de protection, avant toute demande de brevet international, européen, ou PCT, pourrait être remise en cause par ces nouvelles dispositions légales.

Concernant ses modalités de délivrance, le nouveau brevet français se place résolument en concurrent du brevet européen et la question qui se pose désormais est celle de l’intérêt d’un dépôt d’un brevet français certes plus fort, mais dont le délai de délivrance du titre pourrait être considéré comme trop long pour les entreprises innovantes.

Dès lors, en fonction des priorités des entreprises, des secteurs d’activité concernés et du business plan adopté, il sera désormais indispensable de revoir l’ensemble des critères à l’aune de ces nouvelles considérations légales qui pourraient bouleverser les stratégies traditionnelles de dépôt de brevets.

Par ailleurs, les nouveaux pouvoirs octroyés à l’INPI, à travers le renforcement de l’examen au fond dans le cadre d’une demande de délivrance d’un brevet français, mettent en lumière le problème de la compétence de l’administration qui se retrouverait dès lors juge et partie. De plus, la suppression de la voie judiciaire comme recours exclusif dans la procédure d’opposition pourrait à terme être préjudiciable dans la défense des intérêts des titulaires de droit.

À défaut, ce qui est annoncé comme étant un facteur d’innovation favorable au dépôt du brevet français risquerait d’avoir un effet inverse sur son attractivité recherchée, alors même que l’évolution des technologies innovantes nécessiterait une adaptation des procédures en cours pour l’obtention rapide d’un titre de propriété industrielle.

Enfin, la loi PACTE a vocation également à annoncer la future transposition par ordonnance, d’ici le 23 novembre 2019, du droit européen relatif aux marques dite « Paquet Marques » (nouvel article 201 de la loi). Ceci démontre une nouvelle fois les enjeux forts de la préservation des titres de propriété industrielle au niveau national qui ne manqueront pas de continuer à mobiliser les milieux intéressés.

Corinne Thiérache,

Avocat Associé Responsable du Département Propriété Intellectuelle – Innovation,

Alerion

Alice Gautron,

Avocat du Département Propriété Intellectuelle – Innovation,

Alerion